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El tiempo en concurso cuenta para la caducidad de la marca
La regulación del procedimiento concursal no busca la paralización de la actividad empresarial sino su continuidad.
La falta de uso de la marca por una empresa alegando el concurso de acreedores del anterior titular en ningún caso resulta adecuada para impedir la caducidad de la misma, puesto que el criterio que preside la regulación del procedimiento concursal no es la paralización de la actividad sino, por el contrario, la continuación de tal actividad.
Establece la Ley de Marcas, en su artículo 39, que si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.
Falta de relevancia
De esta forma, el Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de diciembre de 2016, ratifica una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en la que se determinaba que las causas alegadas para justificar la falta de uso de las marcas -búsqueda de mercado para estas marcas, proceso concursal, conflicto laboral y que el cliente más importante reclamaba otra marca- no eran relevantes pues entraban dentro del riesgo normal de una empresa y no constituían causas objetivas de fuerza mayor.
El ponente, el magistrado Sarazá Jimena, dictamina que las razones que se dan para justificar que la adquisición de la marca por una nueva empresa y el pretendido uso del signo en litigio por terceros ajenos al titular de las marcas objeto del litigio, que imposibilitaba que el titular registral de la marca, o un tercero con su consentimiento, las utilizara, “son inconsistentes, en algunos casos no guardan relación directa con la marca o no son ajenos al propio titular de la marca”.
Determina el magistrado, que estas causas, tanto de la demandada como de su predecesora no reúnen los requisitos necesarios para que constituyan causa que pueda servir para justificar la falta de uso de la marca a efectos del artículo 39.4 de la Ley de Marcas (LM).
Este artículo reconoce como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.
Voluntad del titular
El TS se hace eco en su sentencia de la emitida por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), de 14 de junio de 2007 -caso C-246/05- que declaró que el artículo 12.1 de la Directiva 89/104 , que se corresponde con el artículo 39.4 de la LM, debe interpretarse en el sentido de que constituirán “causas que justifiquen la falta de uso” de una marca los impedimentos que guardan una relación directa con la marca, que hagan imposible o no razonable el uso de ésta y sean independientes de la voluntad de su titular.
En el caso en litigio, la sentencia estima que las causas que se alegan para justificar la falta de uso de las marcas no afectan a todo el periodo temporal durante el que la falta de uso real y efectivo de las marcas justificaría la caducidad declarada en la sentencia de la Audiencia Provincial, puesto que ese periodo comenzaría en febrero de 2003 y las causas que se alegan para justificar la falta de uso comienzan “a finales de 2005”, con la entrada en concurso, que fue declarado el 15 de diciembre de 2005. Queda sin justificar, por tanto, la falta de uso de las marcas durante casi dos años.
Fuente: El tiempo en concurso cuenta para la caducidad de la marca